[ 張浠娟 ]——(2012-11-13) / 已閱6197次

發(fā)明專利和實(shí)用新型專利在同請情況下的接力授權(quán)程序
專利法第9條重復(fù)授權(quán)再思考

張浠娟（福建力華律師事務(wù)所）

【問題】
在實(shí)務(wù)中，客戶對其研發(fā)成果常會選擇在同日既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利（以下簡稱同請），但是，由于期限監(jiān)視或出于其他考慮，客戶延誤繳納新型專利的年費(fèi)，此后收到發(fā)明專利授權(quán)通知書，并被告知因新型專利權(quán)已終止發(fā)明專利不能被授權(quán)。由此客戶產(chǎn)生困惑：新型和發(fā)明專利權(quán)是兩項(xiàng)獨(dú)立存在的權(quán)利，為什么發(fā)明專利會因新型專利權(quán)終止而無法否授權(quán)？

《專利法》（2008修訂）第九條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

對此項(xiàng)規(guī)定可以作兩種理解：其一，按照“有效專利權(quán)唯一”標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)規(guī)定是指“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”的，才需要該申請人進(jìn)行選擇。現(xiàn)在，既然在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，就不必選擇了，直接授予發(fā)明專利權(quán)，因?yàn)闆]有兩項(xiàng)有效的專利權(quán)同時存在。其二，按照專利唯一性標(biāo)準(zhǔn)，而且法律規(guī)定是“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”，該申請人才有權(quán)選擇聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)。現(xiàn)在，在先的實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)因期限屆滿而終止了，前面的專利權(quán)就成為不可改變的事實(shí)，因此，該申請就沒有權(quán)利選擇放棄在先的實(shí)用新型專利權(quán)，所以，該發(fā)明專利申請不能被授予專利權(quán)。[1]

但是，對于“終止”的理解無論哪種都只從申請人的角度來闡述，卻忽略了另外一點(diǎn)，專利權(quán)雖然是私權(quán)，一旦放棄即進(jìn)入公權(quán)領(lǐng)域。也就是說，申請人在選擇放棄任一項(xiàng)專利權(quán)時，其本質(zhì)是該專利權(quán)已由專利保護(hù)狀態(tài)進(jìn)入自由公知領(lǐng)域。

因此，對于《專利法》第九條中的“尚未終止”應(yīng)理解為：在同請的情況下，在發(fā)明專利授權(quán)時，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止的，可通過聲明放棄新型專利權(quán)，從而獲得發(fā)明專利權(quán)。反之，在發(fā)明專利授權(quán)前，無論何種原因而導(dǎo)致新型專利權(quán)終止的，就意味著放棄新型專利權(quán)，那么該新型專利權(quán)中所描述的技術(shù)方案已不再受專利法律保護(hù)，可以為公眾自由使用，當(dāng)然也不能被授予發(fā)明專利權(quán)。這就是所謂的“接力式”授權(quán)程序，或者“無縫連接”授權(quán)程序。

【建議】
對同請的新型專利權(quán)的年費(fèi)監(jiān)視尤為重要，同請的新型專利的年費(fèi)至少需繳納3-5的年費(fèi)。如果客戶延誤繳納新型專利權(quán)的年費(fèi)，需及時通過恢復(fù)程序繳納年費(fèi)，以期通過“接力式”授權(quán)程序最終獲得發(fā)明專利權(quán)。

注釋：
[1]曹新明 禁止重復(fù)授權(quán)原則解讀 法治研究 2009年第8期

【2012-8-29】